O Registro de Marca é um requerimento administrativo feito no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial e é regulamentado pela Lei 9279/1996, além de possuir diversas especificações técnicas do procedimento no Manual de Marcas do INPI.
A regra geral é que dentro de cada classe só poderá haver o registro de uma marca com um nome específico. Vamos entender nesse artigo como isso funciona!
O registro de marcas é feito por Classe, vamos entender o que é isso:
Quando fazemos o Pedido de Registro de Marca temos que indicar quais produtos e serviços que buscamos proteger com essa marca do nosso cliente.
Para essa classificação o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, que é uma lista de produtos e serviços separados em 45 classes. Dessa forma, cada produto e serviço é encaixado em uma Classe (ou mais de uma).
O sistema de classificação é dividido entre produtos que estão nas classes 1 a 34, e serviços que estão nas classes 35 a 45. Atenção: esse não é um rol exaustivo, ou seja, pode não contemplar todos os produtos e serviços que existem, por isso existem listas auxiliares do INPI.
Quando fazemos a Análise de Disponibilidade e Legalidade, o primeiro ponto que avaliamos é em qual CLASSE o seu produto ou serviço se encaixa.
Como regra geral, não podem existir Marcas com o mesmo nome na mesma classe.
Essa é a regra geral, ou seja, se aplica a ampla maioria dos casos e decorre do art. 124 da Lei 9279/1996, inciso XIX.
Nesse inciso há a proibição do registro de uma marca que imite outra que já foi registrada e que tenha como objetivo o mesmo produto ou serviço.
Por causa desse fundamento se na Análise de Disponibilidade e Legalidade for constatado que já existe uma Marca registrada com o mesmo nome que você pretende na mesma Classe que você atua, a primeira resposta é que sua marca não poderá ser registrada.
Importante ressaltar que isso vale para nomes exatamente iguais, mas também para nomes parecidos como “marcia” e “marsia”, traduções “plano perfeito” e “perfect plan”.
O objetivo dessa restrição é a proteção da concorrência desleal e, também, da proteção ao próprio consumidor que poderia se confundir entre uma e outra.
Isso quer dizer que não é possível que duas marcas iguais possam conviver pacificamente no sistema brasileiro de proteção de marcas ?
Não, existem algumas exceções! vamos tratar algumas delas com vocês, para isso, vamos imaginar a seguinte situação: uma empresária deseja realizar o registro da sua marca de semijoias intitulada “marilu”.
O primeiro passo que faremos aqui no escritório é a Análise de Disponibilidade e Legalidade, que revelará para essa empresária se o nome que ela pretende está disponível no INPI e se cumpre com os requisitos legais.
Supondo que no início dessa pesquisa foi localizada uma outra marca “marilu”, será possível o registro mesmo já existindo outra marca se o caso dessa empresária se encaixar em alguma dessas exceções:
1) É possível a coexistência de marcas iguais se forem registradas em Classes diferentes.
Essa é a consolidação da regra geral: em classes diferentes, em regra, é possível que dois nomes iguais sejam registrados. Assim, o registro da marca “marilu” na Classe referente a semijoias poderá coexistir com um registro “marilu” em uma Classe de clínica médica, por exemplo.
É possível a coexistência de marcas iguais se, mesmo dentro de uma mesma Classe, elas executarem serviços/produtos diferentes, desde que não causem confusão ao consumidor.
Essa é uma possibilidade que o INPI às vezes permite, normalmente será necessário um grande cuidado no Pedido de Registro para a descrição da atividade e, também, alguns recursos dentro do processo administrativo.
Em algumas situações a questão foi parar no Judiciário e o Superior Tribunal de justiça está a cada dia consolidando o seu entendimento:
“Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou entendimento de que marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.RECURSO ESPECIAL Nº 1.339.817 - RJ (2012/0176047-2)1
A Quarta Turma reafirmou a possibilidade da coexistência de marcas com outras semelhantes.
No nosso caso do nome “marilu”, enquadrado na Classe 14 (se refere de forma ampla para metais preciosos e suas ligas, joias, bijuterias, pedras preciosas e semipreciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos) por exemplo, para a venda das semijoias, poderia conviver com uma outras “marilu” que produzisse molas de relógio.
Vejam que na nossa análise teórica essa distinção parece simples, mas na vida real e principalmente nas análises do INPI isso nem sempre é visto como claro.
Esse é um caso que uma assessoria jurídica especializada será necessária para que a marca seja efetivamente registrada.
2) É possível a coexistência de marcas iguais que executem o mesmo produto/serviço, mas que diante da sua natureza não causem confusão ao consumidor.
Esse é um caso raríssimo!
Pois vejam, é o mesmo nome, vendendo o mesmo produto, mas as marcas são tão únicas que não existe a possibilidade do consumidor se confundir.
Conseguem imaginar essa situação ? Pois aconteceu!
Foi Justamente isso que ocorreu com o time de futebol “juventos” e “juventus”, isso mesmo!
No caso, a disputa era entre o Juventus Football Club (Turim - Itália) X CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS (São Paula - Brasil) no Processo 821872583 do INPI.
Após vários recursos o INPI entendeu que era possível a convivência entre as suas marcas, mesmo ela sendo da mesma classe e ofertando o mesmo serviço.
A justificativa foi pautada principalmente no público especializado que reconheceriam seus times pelo escudo e cores!
Nesse artigo elencamos algumas situações que fogem a regra da exclusividade da marca nas classes! A avaliação se é possível encaixar a sua empresa nessas situações deve ser feita por um profissional especializado!
Então, caso já exista uma marca registrada com o mesmo nome que você pretende fazer o registro, diversos pontos serão avaliados por nossa equipe! Dentre eles, se se encaixa nos casos acima, ou ainda, se no caso de utilização por boa-fé pelo prazo mínimo de 6 meses antes do pedido de registro (art. 129, §1 da lei).
Entre em contato para uma análise detalhada do seu caso. Miriam Olivia Knopik Ferraz advogada e Sócia Fundadora do Knopik & Bertoncini Sociedade de Advogados